Hof van Beroep wijst grensoverschrijdend octrooi-inbreukbevel toe bij gebrek aan Nederlands octrooi | Hogan Lovells

Achtergrond

Het Zuid-Koreaanse bedrijf Hanwha Solutions Corporation bezit een Europees patent met betrekking tot specifieke zonnetechnologie. Het octrooi is van kracht in verschillende Europese landen, maar niet in Nederland. Hanwha had de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam verzocht om bewijsbeslag en beslag tot afgifte met betrekking tot meerdere zonnepanelen die LONGi (Netherlands) Trading BV – een Nederlandse opslag- en distributie-entiteit van het Chinese zonnetechnologiebedrijf LONGi Groene Energie Technologie – opgeslagen in Nederland en dat het in verschillende landen te koop wordt aangeboden. Hanwha legde de beslagen op na toestemming daarvoor te hebben gekregen van de rechter.

LONgi spande vervolgens een procedure tot opheffing van de beslagen aan bij de Rechtbank Rotterdam. n dezelfde procedure, Hanwha onder andere primair geclaimd voor:

(i) een grensoverschrijdend bevel tot inbreuk op octrooien en als alternatief voor,

(ii) een bevel tegen de Nederlandse LONGI-entiteit om niet onrechtmatig te handelen jegens Hanwha door het induceren, bevorderen, faciliteren en (bewust, systematisch en roekeloos) profiteren van octrooi-inbreuk in de landen waar het octrooi van kracht is.

In eerste aanleg wees de rechter alleen de subsidiaire vordering toe. De rechter wees de primaire vordering (dwz het bevel tot grensoverschrijdende octrooi-inbreuk) niet toe met het oog op artikel 24, lid 4 EEX (herschikking). We hebben eerder gerapporteerd over de beslissing in eerste aanleg hier. Het hof vernietigt deze beslissing in eerste aanleg en wijst de grensoverschrijdende voorlopige voorziening voor octrooi-inbreuk toe. Het hof hoefde de subsidiaire vordering dan ook niet in behandeling te nemen.

Beslissing

Het hof aanvaardt grensoverschrijdende bevoegdheid om kennis te nemen van Hanwa’s octrooi-inbreukvordering op grond van artikel 4 EEX (herschikking), aangezien de Nederlandse LONGi-entiteit in Nederland is gevestigd. Het hof bevestigt dat artikel 24, vierde lid EEX (herschikking) geen belemmering vormt voor het aanvaarden van grensoverschrijdende bevoegdheid om kennis te nemen van de vordering inzake octrooi-inbreuk. Dit artikel bepaalt dat in procedures die betrekking hebben op de registratie of geldigheid van octrooien, de rechtbanken van de lidstaat op het grondgebied waarvan de registratie heeft plaatsgevonden, exclusief bevoegd zijn.

Het hof bevestigt – onder verwijzing naar de uitspraak van de Hoge Raad in Roche / Primus van 30 november 2007 – dat artikel 24 (4) EEX (herschikking) houdt niet in dat een Nederlandse rechter grensoverschrijdende bevoegdheid zou verliezen alleen omdat een nietigheidsverweer met betrekking tot buitenlandse onderdelen van een Europees octrooi is aangevoerd. Het hof overweegt voorts dat – in het licht van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in Solvay / Honeywell van 12 juli 2012 – Artikel 24 (4) EEX (herschikking) belet de voorzieningenrechter niet om een ​​voorlopige beoordeling te maken van het nietigheidsverweer met betrekking tot de vreemde delen van het Europees Octrooi. Het Hof van Beroep acht zich dan ook bevoegd om kennis te nemen van Hanwha’s grensoverschrijdende voorlopige voorzieningsvorderingen inzake octrooi-inbreuk.

Het hof oordeelt vervolgens dat het octrooi geldig is. Het hof stemt zijn voorlopige oordeel over de geldigheid van het octrooi af met de uitspraak van de oppositieafdeling van het EOB. Het hof overweegt dat LONGi niet aannemelijk heeft gemaakt dat de Technische Kamer van Beroep of een rechter in een nationale nietigheidsprocedure tot een ander oordeel zou komen over de geldigheid van het octrooi. Het hof overweegt voorts dat de producten van LONGi inbreuk maken op het octrooi en wijst het grensoverschrijdende voorlopige octrooi-inbreukbevel toe.

Opmerking

De uitspraak van het Hof over grensoverschrijdende bevoegdheid is in lijn met de jurisprudentie over dit onderwerp, met name de uitspraak van de Hoge Raad in Roche / Primus en de uitspraak van het HvJ in Solvay / Honeywell. Het feit dat een gedaagde een nietigheidsverweer heeft aangevoerd met betrekking tot vreemde delen van een Europees octrooi, belet niet dat de voorzieningenrechter van de rechtbank grensoverschrijdende bevoegdheid aanvaardt met betrekking tot de vordering tot octrooi-inbreuk.

Uit het besluit blijkt dat het in Nederland mogelijk is om in kort geding een grensoverschrijdend octrooi-inbreukbevel tegen een Nederlandse entiteit te verkrijgen, ook als er in Nederland geen octrooi van kracht is.